@ AO(Ara Ohanian)商标侵权的诉讼依据
权利基础是指AO拥有“Garden Genie”以及“Garden Genie Gloves"商标权。
AO取得“Garden Genie“以及 “Garden Genie Gloves“商标权过程：
1.AO 商标Garden与Teko有关 Genie的权属纠纷
起初，AO并没有“Garden Genie根据USPTO的商标权记录，Tekno “一直是商标”一直是商标“一直是商标”Garden Genie2021年4月27日，权利持有人登记完成。2021年5月13日，Tekno将Garden 将Genie商标的使用权转让给AO。
在美国，商标的保护始于商标的首次使用，基于15 U.S.C.A. § 1057 Certificates of registration。申请人对商标注册构成实际使用（constructive use），鉴于Tekno自2016年3月2日起申请该商标。因此，法律是对的 “Garden Genie” 商标保护始于2016年3月2日。
针对Garden 商标权归属于Genie，Tekno 与 AO 已经展开了三年的争夺。
对AO和Tekno的诉讼历史进行检索和追溯，并从AO和Tekno的诉讼材料和商业登记材料中了解以下信息。Tekno是一家有20年历史的园艺工具制造商。2014年，Tekno希望开发一款手指加固的园艺手套，并计划使用“Garden Genie命名，并在其官方网站上销售。在此期间，AO主动联系Tekno表示愿意共同开发该产品，但Tekno拒绝了AO的合作邀请。
然而，AO坚持要开发这种产品，鉴于美国优先保护商标，AO为了获得Garden Genie的商标权试图通过对Garden的尝试 先占用Genie商标获得商标权。之后，AO开始用各种手段证明自己拥有商标“Garden Genie为了获得该商标的所有权，首先使用它。其手段包含但不限于：注册域名包含“Garden Genie“品牌网站，声称AO是手套的发明者(声称专利申请正在审批)、针对“Garden Genie与Tekno提起诉讼的商标权。
因此，AO和Tekno展开了几年的商标争夺诉讼，最后，AO和Tekno对“Garden Genie” 商标权竞争以和解的形式结束，Tekno以一美元的价格将商标转让给AO，转让书见下图。
(图片来源:联邦专利商标局网站)
2.AO拥有Garden Genie Gloves商标权。
此外，根据USPTO的记录，AO目前是“Garden Genie Gloves“商标所有人，自2017年4月3日起申请该商标，并于2021年6月28日完成注册。依据15 U.S.C.A. § 1057年，申请人实际使用商标注册行为。美国对商标的保护始于对商标的实际使用日，美国法律对“Garden Genie Gloves“商标保护始于2017年4月3日。
因此， 目前，AO为“Garden Genie Gloves” 以及“Garden Genie商标权人，这也是AO提起商标侵权诉讼的权利基础。
@ 如果商品名称不包括Genie，是否构成Garden？ Genie和 Garden Genie Gloves商标侵权？
根据15 U.S.C.A. § 1115（b）(4)以下是对商标侵权的抗辩:
被起诉商标用作业务中的企业名称，或者业务中的利害关系人名称，或者只用于善意描述货物或服务，或者起源地。
在此, “Garden” 以及 “Gloves” 意思是“花园、园艺”和“手套”，属于手套特征的描述性词汇。因此，当这两个词出现在商品名称中时，它们只是为了描述商品。
根据上述法律15 U.S.C.A. § 1115（b）(4)商标侵权抗辩的定义，当商品名称仅涉及时 “Garden”以及“Gloves“这两个词不应该属于商标侵权。
@ AO作为原告，为什么不提及对电商卖家销售该商品外观专利的侵权？
首先，AO正在申请该商品的外观专利，申请号:2018/024974。即使美国仍然优先保护外观专利，如果AO的外观专利申请不能通过USPTO的审查和注册，该商品的专利外观也不会受到法律保护，AO也不能对该手套提起外观专利侵权诉讼。
其次，AO和Tekno的诉讼资料显示，园林手套手指加固的概念始于1940年代。此外，USPTO的外观专利数据显示，1940-1990年有三项符合上述概念的外观专利记录。详见下图。
(图片来源:联邦专利商标局网站)
因此， AO的Garden 当Genie手套外观专利申请与上述外观专利相似时，AO的外观专利将难以被USPTO批准和批准。AO未取得USPTO外观专利认证，AO未提及外观专利侵权的权利依据，因此AO无法向主要电子商务卖家提起外观侵权诉讼。
总结
基于上述原因，现阶段，AO作为原告，很可能不会提起侵犯外观专利的诉讼。然而，美国的专利保护制度追求优先使用，即外观专利自实际使用之日起受到保护，并根据15项进行保护 U.S.C.A. § 1057年，申请人实际使用专利注册行为。
因此，理论上假设Garden 2018年9月6日，Genie的外观专利申请终于通过，美国法律对外观专利的保护将开始。
Garden 一旦USPTO通过该专利申请，Genie手套的外观专利申请仍处于审核阶段， 而AO对该商品提起外观专利侵权诉讼，各大电商卖家仍面临被起诉的风险。
@ 确定赔偿金额，确定赔偿时间点
1.赔偿金额
Lanham Act规定，确定商标侵权赔偿金额有两种方式。原告可以根据被告侵权获得的利润和原告遭受的损害选择追偿(15 U.S.C.§1117(a))，或者原告可以选择法定损害赔偿(15) U.S.C.§1117 (c))。
对于法定损害赔偿，原告可以追回“在法院认为公平的情况下，每个假冒商标可以追回不少于1000美元或20万美元”。（15 U.S.C.§1117(c)(1)）。
2008年修订的《商标法》（Lanham Act）《商标法》第35节增加了对伪造商标的三倍赔偿规定。（b）资金规定：当侵权行为符合下列条件时，法院应当责令赔偿侵权人利润或者权利人损失的三倍，并与合理的律师费（给予权利人）一起：
（1） 被告知使用的商标是伪造商标，并有意销售、承诺销售或分销产品和服务。
(2)被告知产品或服务的接收方将其用于完成(1)段的侵权，并为其提供产品或服务。
此外，《商标法》作为联邦立法，管辖范围包括商标侵权、假冒伪劣商品、非法广告等不正当竞争行为。由于美国实行“州-联邦”平行司法制度，除联邦立法外，绝大多数州还有自己的独立法和普通法律法规来保护未注册商标，规范商业行为。
因此，在实践中，几乎所有的商标侵权纠纷都涉及以下法律：联邦商标法、州独立法、州普通法、州立法不正当竞争的内容。
2.赔偿时间点
根据上述情况，美国商标系统追求优先使用，商标的实际使用而不是注册，是其商标权的来源。
因此，美国通常从商标实际使用日期开始计算商标侵权的赔偿时间点。
3.可能存在的抗辩
(一)在商标法的条件下，被告可以“懈怠”（Laches）对原告提出诉讼时效的抗辩。
什么是“懈怠”辩护？在美国《商标法》中，懈怠限制了原告对商标侵权的追偿。建立“懈怠”辩护需要满足以下两个条件：
①原告延迟提起诉讼是不合理的。
②被告因原告的延迟而受到不公平的影响。
原告拜耳在墨西哥注册了“Flanax该商标在墨西哥和拉丁美洲的许多地区销售萘普生止痛药。“拜耳在拉丁美洲注册”Flanax“商标结束后，被告Belmora开始在美国以同样的名义销售萘普生止痛药。在美国商标审判和上诉委员会(TTAB) 经过七年的斗争，拜耳成功阻止了Belmora在美国注册商标FLANAX。
两个月后，根据《商标法》第43条，拜耳(a)在美国使用Belmora的条“Flanax“以名称为由，起诉Belmora做虚假广告和虚假联系。地方法院作出判决，有利于Belmora，得出结论，拜耳的诉讼请求受到国家法律诉讼时效的限制。
但在上诉中，第四巡回上诉法院认为，当地法院正在对拜耳进行第四十三(a)本条的诉讼时效分析是错误的。上诉法院注意到，《商标法》没有明确规定诉讼时效。通常，在没有明确时效期限的情况下，法院将适用州立法中最类似的诉讼时效法规。
然而，根据《商标法》第43条(a)上诉法院认为，如果适用州立法中关于诉讼时效的规定，就会造成不适当的结果。相反，法院认为，在这种情况下，没有必要考虑国家立法类似条款中的诉讼时效规定，并在平衡法中“懈怠”（Laches）分析更适合作为唯一的抗辩理由。只有这样，判决结果才能更符合第一名@ 第七、第九巡回法院的判决先例。
然而，这一裁决并没有使国家立法诉讼时效法规和商标法§43(a)失去关联。相反，在分析“懈怠Laches”的过程中，国家立法中的诉讼时效规定继续发挥重要作用。例如，如果原告提起诉讼的时间不合理地超过国家立法和类似《商标法》法律的诉讼时效，原告将面临不利的推定，即原告将受到限制，因为他“懈怠”提起诉讼。
4.如果原告想推翻这一不利推定，法院必须考虑以下因素
(一)原告是否知道被告违反规定使用其商标。
(2)原告的延迟是不可原谅的还是不合理的。
（3）被告是否会因原告的延迟而面临“过度偏见”。（例如，在商标使用期间，被告获得了巨大的收入和一定的知名度，原告的请求将对被告造成过度严厉的惩罚）
结论：当原告提起商标侵权诉讼时，被告可以引用“懈怠”作为抗辩理由。
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参考资料：
@ U.S.C.A.§1057注册证书。
@ 《美国法典》第115条。
@ 《自环球知产洞察》 第1卷第30页。
(编辑:江同)
可能存在的抗辩 总结 赔偿的时间点 赔偿的金额
